Skoro oznaczenia „domenowe” są wykorzystywane w charakterze marki, czy oznacza to że domena może zostać zastrzeżona jako znak towarowy? Niestety prosta odpowiedź jest niemożliwa.
Nie ma powodu aby domenę traktować w sposób odmienny (czy to uprzywilejowany, czy też bardziej rygorystyczny) niż innego rodzaju oznaczenia, które mogą być zgłaszane dla uzyskania ochrony. Nawet pobieżne przejrzenie zawartości baz danych OHIM (europejski Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe) czy polskiego Urzędu Patentowego pokaże naprawdę wiele takich znaków towarowych (nie tylko zgłoszeń, ale także znaków już chronionych).
Oznaczenia „domenowe” mają oczywiście pewną specyfikę, dlatego trzeba zwrócić uwagę na niektóre wynikąjące stąd kwestie.
Cechą domeny jest jej wyłączność w Sieci, jednoznaczna identyfikacja określonego serwera. Chociaż teoretycznie mogłoby to skłaniać do stwierdzenia, że skoro nazwa tak precyzyjnie identyfikuje „pochodzenie”, to znaczy że pozwala na identyfikację towarów lub usług i powiązanie z konkretnym podmiotem. Niepowtarzalność ta nie jest jednak istotna z punktu widzenia prawa znaków towarowych. To, że z technicznego punktu widzenia znak jest niepowtarzalny, nie ma wpływu na ocenę, czy ma dostateczne znamiona odróżniające. Jego badanie przez Urząd Patentowy w tym zakresie odbywa się w oparciu o ogólne przepisy i zasady dotyczące znaków towarowych.
Oznaczenie takie to nie tylko główny jego element, ale także dodatkowe elementy „domenowe” (np. „www”, „.com” lub „.pl”). Jednoznacznie należy powiedzieć, że co do zasady elementy takie nie dają oznaczeniu dodatkowej wartości odróżniającej (chociaż znak badany jest jako całość), a są traktowane jako mające charakter techniczny. Tzn. jeżeli podstawowy człon takiego oznaczenia nie ma zdolności odróżniającej lub np. jest w konflikcie z podobnym oznaczeniem objętym ochroną, istnienie tych dodatkowych składników nie pozowli na stwierdzenie, że znak może jednak uzyskać ochronę. Oczywiście, mogą istnieć sytuacje, w których użycie takich elementów powoduje, że znak jako całość może być potraktowany jako coś więcej niż suma jego składników, ponieważ użycie oznaczeń domenowych tworzy określoną wartość dodaną. Ciężko podać przykład, ale można wyobrazić sobie domenę, w której składniki domenowe (np. domena najwyższego stopnia), wpływają na odbiór określonego oznaczenia jako całości równorzędnie z pozostałymi, głównymi, a które to oznaczenie bez nich przestaje pełnić swoją rolę (np. znak towarowy Nike „JUST DO IT.”, mógłby być teoretycznie zarejestrowany nie tylko jako JUSTDOIT.COM ale w formie JUST.DO.IT czyli subdomena „just” w włoskiej domenie „do”; czy rozbudowane zbitki, typu: NAZWA.AD/VICE, NAZWA.SE/RVICES, a więc z wykorzystaniem domen krajowych Andory i Szwecji).
Zarejestrowanie domeny nie daje absolutnego prawa do uzyskania/odzyskania domeny. Ochrona dawana przez znak towarowy w zasadzie obejmuje jedynie określone kategorie wskazanych towarów i usług (w zasadzie, ze względu np. na kategorię znaków powszechnie znanych i renomowanych) oraz towary i usługi do nich podobne. Ochrona ta rozciąga się generalnie na komercyjną eksploatację takich oznaczeń (bez wchodzenia tu w szczegóły). Jednocześnie jednak, ze względu na wskazaną minimalną rolę dodatkowych członów, pozwolić powinno to na ogół na uznanie innych domen jako podobnych, co może być pomocne w zapobieganiu ich używania/rejestrowania przez konkurentów.
Domenowy znak towarowy nie daje zasadniczo większych praw do domeny niż to samo oznaczenie, ale bez dodatków internetowych. Wynika to z wskazanej drugorzędnej roli dodatków typu „www”, „.com”. Oznacza to, że podejmując decyzję o zgłoszeniu znaku towarowego, rozważyć trzeba sensowność starania się o bardziej skonkretyzowaną ochronę w postaci domeny, czy też po prostu ochronę jedynie tego fragmentu oznaczenia, o który nam w istocie chodzi.